Competencia desleal utilización de experiencia en otra compañía – TS 27-1-22

El TS analiza si hay competencia desleal en un supuesto en el que un profesor universitario desarrolló una patente para dos empresas, tras dirigir en la empresa demandante varios proyectos de investigación.

Aprovechamiento de la experiencia adquirida en investigaciones previas, para el desarrollo de una nueva patente

La empresa demandante ejercitó, además de otras acciones de competencia desleal, una acción reivindicatoria de patente (LP art.10 s.) al entender que fue solicitada para proteger los resultados obtenidos en los proyectos de investigación, dirigidos por el mismo profesor universitario -al que demandó- que aparece como inventor de la patente desarrollada por las empresas codemandadas. Para justificarlo aportó un informe pericial.

El JPI desestimó la demanda porque, conforme a los dictámenes periciales, con la única excepción del aportado por el propio demandante, los productos comercializados por demandante y demandada no eran iguales en lo esencial, y las similitudes o semejanzas pertenecían a sistemas o conocimientos estandarizados. Así pues, no había existido ninguna apropiación, ni uso, de especiales conocimientos tecnológicos por parte de los demandados obtenidos de los proyectos de investigación promovidos por la demandante.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y la AP desestimó el recurso. Frente al fallo de apelación, la demandante formuló recurso de casación ante el TS.

El TS centra la cuestión apuntando que, para juzgar sobre esta legitimación para reivindicar la titularidad de la patente, ya concedida, es preciso analizar:

-«si la invención patentada es fruto de los trabajos de investigación citados», y

– la invención tal y como ha sido patentada, «con todas sus características técnicas, no solo los elementos caracterizadores, ni mucho menos solo las características que se pudieran considerar más novedosas».

La demanda, según el TS, no era muy clara al respecto, porque:

– no analizaba «todas las características técnicas de la invención patentada, empezando por la reivindicación principal;

– ni muestra como todos esos elementos que componen la invención ya estaban en el resultado del proyecto de investigación»;

-«no especificaba qué información concreta del proyecto de investigación era desconocida hasta entonces y había sido objeto de sustracción por» el profesor codemandado.

En ese sentido, el TS subraya que la AP, acertadamente, había indicado que «ni ha existido un aprovechamiento del resultado de los proyectos de investigación. Y lo hace para negar que haya existido sustracción y explotación de secretos.»

El hecho de que las empresas demandadas, con la intervención del profesor, hayan elaborado otro sistema distinto y, a la postre más exitoso, que se patenta un año más tarde, no supone que necesariamente se haya apropiado indebidamente del resultado de la investigación.

El TS admite que la intervención del profesor universitario en el proyecto de investigación «ineludiblemente habrá contribuido a mejorar sus conocimientos sobre lo que era objeto de investigación».

Por el contrario, «constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación», pero no lo es que, una vez concluido el proyecto y después de que la demente «hubiera realizado el prototipo resultado de esos trabajos de investigación, el profesor con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación».

EN CONCLUSIÓN, el TS declara que «no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento licito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación»; por lo que desestima el recurso de casación.

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Fuente: Lefebvre